IurisCivilis: 01/19/09

Resumen.- Una marca es todo signo que sirve para identificar en el mercado los productos o servicios, diferenciándolos de los productos y servicios ofertados por la competencia. Una marca puede estar conformada por una palabra, combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, letras, cifras o, incluso formas determinadas de envases, envolturas o de formas de presentación de los productos.

El registro de una marca es la única manera de protegerla frente a posibles copias de los demás empresarios que se quieran aprovechar de su prestigio. El registro convierte al titular en el dueño de la marca, y es el único autorizado a usarla por los siguientes 10 años a partir de hecho el registro (los cuales pueden ser renovados).

Este artículo pretende ser una breve guía para establecer los pasos necesarios para poder registrar una marca (1).

I.- Primer Paso. La comprobación del nombre de dominio

Antes de iniciar los trámites legales necesarios para poder registrar una marca es conveniente comprobar que el nombre de nuestra marca no se encuentra asociado a ningún dominio de Internet. Pensemos que una asociación entre nuestra marca y un nombre de dominio registrado por un tercero puede ser causa de una pérdida de tiempo y dinero. El procedimiento de creación de un dominio es un procedimiento rápido y no excesivamente costoso.

Si buscamos en Google nos aparecerán un sinfín de empresas que prestan servicios de Hosting y de registro de dominios. En la Web de Hosting y Dominios disponéis de una extensa lista con empresas españolas y foráneas. En líneas generales es aconsejable contratar el dominio con una empresa ubicada en nuestro país y registrar el nombre de nuestra marca con un dominio punto com o punto es, como mínimo. El precio varía de una empresa a otra y se pueden encontrar desde 4,95 euros por dominio/año. En la Web de Sysban ofrecen una serie de consejos, en forma de preguntas, sobre el registro de dominios.

II.- Segundo paso. La comprobación de la categoría del producto o servicio

Los productos son aquellos bienes o artículos que van a llevar su marca y que a través de ésta el consumidor los va a identificar en el mercado. Los servicios son aquellas actividades que realiza a favor de terceros y que pretende identificar su marca.

A continuación deberemos comprobar la categoría en que se encuentra nuestro producto o servicio que va a ser identificado con la marca que se pretende registrar. Para ello, podemos utilizar el buscador de localizador de marcas de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas). Este buscador nos permite realizar la búsqueda por denominación (marcas nacionales e internacionales por la denominación de la misma.) y por la clasificación de Viena (marcas nacionales e internacionales según la clasificación de Viena de elementos figurativos).

Sin embargo, antes deberemos asegurarnos de conocer la clasificación de nuestro producto o servicio. Un buen consejo práctico es la búsqueda de marcas de productos o servicios similares al nuestro, para comprobar en que categorías han registrado sus marcas. Hay que tener en cuenta que las empresas líderes del mercado suelen contar con el debido asesoramiento legal y suelen registrar sus marcas en varias categorías. Para comprobar que nuestro producto o servicio se corresponde con la descripción de la categoría elegida, es conveniente revisar la Clasificación de Niza (Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas). En esta dirección disponéis de la novena edición de esta clasificación.

Por ejemplo, una marca que identifique la prestación de determinados servicios legales podría encuadrarse dentro de la clase 40 con esta descripción: “Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.” Aunque también podría catalogarse como trabajo de oficina y encuadrarse en la clase 35.

Normalmente las descripciones más repetidas son las que copian el nombre de la categoría y/o el genérico "Las solicitadas ", que sirven para registrar toda la categoría en general, sin tener que modificar en el futuro la descripción de la marca en caso de que ampliáramos el negocio dentro de los productos y servicios de la clase. Tanto si se opta por esta estrategia como si se prefiere ser más específico en la descripción, conviene dejar la puerta abierta a otros productos/servicios no contemplados originalmente, pero pertenecientes a la misma clase. La cantidad de clases a registrar dependerá de nuestro presupuesto y nivel de preocupación por que alguien nos copie la marca para otra cosa, aunque para el común de los mortales será suficiente con la clase correspondiente a la actividad principal. Si el negocio marcha bien, podemos registrar más clases en el futuro, conforme vislumbremos nuevas líneas de negocio.

Una vez conocida la/s clase/s que nos interesan, deberemos comprobar en el localizador de la OEPM que no existen marcas nacionales, marcas internacionales con efecto en España y marcas comunitarias similares en nombre, pronunciación y grafismo a la que pretendemos registrar, ya que de lo contrario se denegará la solicitud. La OEPM ofrece un servicio de pago para descartar coincidencias fonéticas.

También conviene saber que las bases de datos online pueden no estar actualizadas en tiempo real, con lo cual existe una pequeña posibilidad de que se acabe de inscribir algún registro en conflicto con el que nosotros queremos y no figure. Los días 1 y 15 de cada mes se suele hace un volcado de registros que coincide con la publicación del "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" (BOPI) , lugar donde se publican todos los trámites relacionados con marcas y patentes. Si las últimas solicitudes del BOPI aparecen en Internet y no hay registros en conflicto, es el mejor momento para hacer la presentación de la marca. En cualquier caso, conviene darse prisa a la hora de registrar.

Una vez relativamente seguros de que no hay registros en conflicto en la clase que nos interesa, y que dicha clase es la correcta, podemos empezar la tramitación del registro de nuestra marca.

III.- Tercer paso. El registro de la marca

La presentación de una solicitud de registro de marca puede hacerse online en la web de la OEPM, por correo certificado en sobre abierto dirigido a la OEPM, presencialmente en la Sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Pº de la Castellana, 75. Madrid, Teléfono 91- 792 58 04 (centralita), fax 91- 349 55 97 (de información, correo electrónico: info administrativa), en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma, así como en los órganos que éstas habiliten en el futuro.

Las ventajas de la presentación online son las siguientes:

Recibirá una copia de su solicitud sellada por la OEPM, por correo electrónico. En caso de no recibirla ponerse en contacto telefónico con la OEPM. No reenviar la solicitud en ningún caso, se producirían duplicaciones indeseadas.
Obtendrá una verificación en línea que controlará la corrección de su presentación y asegurará su fecha de presentación.
Dispondrá del número de solicitud de su Signo Distintivo en el momento.
Podrá imprimir los datos de su formulario una vez rellenado.
Podrá almacenar los datos en su PC.
Tendrá acceso a una ayuda en línea de fácil manejo.
Se generará un documento de pago para el abono de las tasas correspondientes, en el caso de que no las hubiera satisfecho previamente.
Tendrá una reducción del 15% en las tasas de solicitud.

Para acceder a los servicios facilitados por el Registro Telemático de la Oficina Española de Patentes y Marcas los interesados deberán estar en posesión del DNI electrónico u otro certificado que cumpla con la recomendación UIT X.509.V3 (ISO/IEC 9594-8 de 1997 o posterior) emitidos por un Prestador de Servicios de Certificación que permita la firma electrónica avanzada y que sea reconocido por la Administración Pública (hacer click aquí para consultar los prestadores con certificados reconocidos

Para solicitar una marca es necesario cumplimentar el formulario de solicitud rellenando todos los datos personales del solicitante, la denominación y/o diseño que se quiere registrar y las clases o categorías correspondientes. Dicha documentación debe entregarse debidamente firmada junto al justificante de pago de las tasa correspondiente, que en 2008 son de 154,38 euros por clase para las marcas de productos o servicios. En este archivo en formato pdf podéis consultar las tasas para el año 2009.

En la primera hoja del formulario de solicitud hay que marcar el tipo de marca, que por lo general será de productos o servicios. Las marcas colectivas corresponden a asociaciones de fabricantes comercializan sus productos bajo marca común, y las de garantía son aquellas que certifican características del producto y son utilizadas por terceros bajo autorización, como la denominación de origen. Las otras opciones se refieren a marcas anteriormente registradas.

Además del tipo de marca, hay que indicar que el solicitante no está representado (apartado 2), marcar con una equis la documentación que se adjunta (justificante de pago, y 4 copias si es una marca mixta), el número de páginas de la solicitud (7 o 3 es lo más normal) y la firma. No es conveniente escribir en las partes reservadas de las esquinas superior e inferior derecha.

En la segunda hoja hay que completar el apartado "Reproducción y datos de la marca" (Apartado 4), incluyendo una reproducción del distintivo (18). La marcas solicitadas suelen ser "denominativas" (solo el nombre) o mixtas (nombre y representación gráfica). En caso de que sólo se reclame la denominación, deberemos seleccionar este tipo en la casilla 19 e indicar que "desea que la OEPM publique y registre la presente marca en los caracteres estándar utilizados por dicha oficina ", que son caracteres alfanuméricos y algunos de puntuación (casilla 20).

Si, además de la denominación, queremos registrar una representación gráfica de la misma, el tipo de marca a seleccionar será "mixto ", y no marcaremos la casilla 20. Si los elementos gráficos son a color conviene reivindicar los colores principales como características distintivas señalando, además de su nombre nombre, el código RBG , CMYK , Pantone o CIELAB que identifica los colores. Si la denominación de la marca no es directamente legible conviene rellenar el apartado "descripción escrita de la marca", indicando explícitamente el denominativo solicitado junto a una descripción exhaustiva y precisa del distintivo, ya que, de otro modo, nos solicitarán que lo corrijamos.

En la tercera página deberemos indicar las clases solicitadas y los productos o servicios protegidos, que habremos elegido a partir de las búsquedas previas de marcas de la competencia o similares. Si se ha solicitado un distintivo gráfico o mixto, deberá acompañarse la solicitud con 4 reproducciones de la marca en las hojas existentes al efecto (páginas 4 a 7 de la solicitud). Aunque las dimensiones máximas indicadas en el formulario es de 8cm x 12cm, las dimensiones del recuadro de la página 2 es de 7,5cm x 11,3cm, así que recomiendo que las reproducciones se impriman con un tamaño máximo de 7,5cm de ancho y 11cm de alto para que quepan en el formulario.

Una vez presentada la solicitud, se publicará en el la resolución del expediente de la solicitud se realizará antes de 8 meses desde la solicitud si no hay oposiciones, y de 15 meses si las hay. Si se resuelve a favor del solicitante, la marca quedará registrada a su nombre hasta pasados 10 años de la fecha de solicitud inicial, y podrá renovarla por periodos de 10 años pagando las tasas correspondientes sin límite de tiempo. Durante el procedimiento recibiremos diferentes notificaciones procedentes de la OEPM informándonos de la marcha del proceso.

En resumen los pasos son los siguientes:

Acceder a la página principal de petición electrónica de signos distintivos. Sólo es posible acceder a esta página desde la ventanilla virtual de la OEPM. Por lo tanto, sólo los usuarios identificados por un certificado electrónico CERES tipo 2 emitido por la FNMT pueden tener acceso.
Seleccionar el tipo de signo distintivo que se desea solicitar ("Marca" o "Nombre Comercial") o bien seleccionar la opción "Registros masivos con Fichero". La ultima opción permite hacer peticiones masivas tanto de marcas como de nombres comerciales. En este último caso siga las instrucciones específicas disponibles en la página correspondiente.
Rellenar el formulario, que consta a su vez de 7 pasos. En éste se le solicitarán, entre otros, los siguientes datos: identificación del o los solicitantes; datos del representante, en su caso; selección de productos y/o servicios para los que se solicita la marca o nombre comercial; reivindicación de prioridad(es) unionista(s), en su caso; reivindicación de prioridad(es) de exposición, en su caso.
En el ultimo paso del formulario (paso 7) se le preguntará si ha satisfecho previamente las tasas correspondientes, o si desea que se genere un documento de pago, para pagarlas posteriormente.
Si las ha satisfecho antes de realizar la solicitud, se le pedirá el código de barras del pago. Si aún no ha realizado el pago y quiere hacerlo posteriormente, se generará un documento de pago, que se le enviará por correo electrónico, o se le presentará para que pueda almacenarlo o imprimirlo, a su elección.
El pago de las tasas correspondientes a las solicitudes electrónicas de signos distintivos deberá realizarse a la mayor brevedad posible. Se recomienda efectuarlo dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Transcurrido este plazo, si la oficina no tiene constancia del pago, procederá a declarar en suspenso dicha solicitud por el plazo legal de un mes. Un retraso en el pago que supere estos 3 días implicará, por tanto, una demora en la tramitación de estas solicitudes.

IV.- Cuarto paso. La renovación de las marcas registradas

La OEPM se encarga de enviar gratuitamente avisos de nuevas solicitudes de marcas o nombres comerciales de terceros que pudieran resultar incompatibles con vuestro registro, así como de avisar ocho meses antes de que caduque la marca a fin de proceder a su renovación. Es aconsejable realizar búsquedas cada tres meses en la sección de localización de marcas nacionales, internacionales con efecto en España y europeas, ya que podría solicitarse alguna marca que consideremos entra en conflicto pero que de la que no hayamos recibido notificación.

Es importante hacer esta revisión trimestral porque, si no se presenta un recurso de oposición frente a una solicitud en conflicto ésta será concedida y adquirirá validez legal. Si habéis estado atentos sabréis que sólo podéis recurrir aquellas solicitudes en las clases solicitadas para vuestra marca, y que sólo son denegadas de oficio aquellas peticiones de registro de marcas que son iguales a otras existentes o no cumplen los requisitos que establece la ley.

Por último, recordar que se tiene la obligación legal de usar la marca, ya que de otro modo podría solicitarse su anulación. También es conveniente que se comunique a la OEPM cualquier cambio de domicilio, a fin de que puedan avisarnos ante cualquier eventualidad.

V.- Enlaces recomendados